6.4. Оформление патентных прав в иностранных государствах

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

На протяжении последних 70 лет патентование советских изобретений и других объектов промышленной собственности за границей являлось государственной монополией. Ни создатель разработки, ни его правопреемник не имели возможности самостоятельно и за свой счет получить иностранный патент либо предоставить зарубежной фирме лицензию на использование своей разработки. Решение всех этих вопросов относилось к исключительной компетенции специально уполномоченных государственных органов. Сам процесс выработки решений о зарубежном патентовании и продаже лицензий носил достаточно сложный характер и был детально регламентирован нормативными актами. Непосредственная работа по зарубежному патентованию, а также заключению лицензионных соглашений велась через специализированные государственные внешнеторговые организации — Управление иностранного патентования изобретений Торговопромышленной палаты СССР, Всесоюзное объединение «Лицензинторг» и др. В юридической литературе все это обосновывалось принципом государственной монополии внешней торговли.

Первое отступление от этого принципа произошло в конце восьмидесятых годов. В этот период в СССР стали активно создаваться совместные предприятия, которые наделялись рядом льгот и преимуществ по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Среди прочего им предоставлялась возможность самостоятельно в порядке, определенном учредительными документами, решать вопросы о передаче прав на промышленную собственность и получения ее правовой охраны за границей.

30 июля 1990 г. Госкомизобретений СССР был утвержден новый Временный порядок патентования изобретений за границей, в соответствии с которым право на получение зарубежных патентов предоставлялось всем гражданам и предприятиям. Это право могло быть передано другим заинтересованным советским и иностранным лицам, а также совместным предприятиям на договорной основе. О своем желании запатентовать разработку за границей заявители должны были уведомить Патентное ведомство, которое могло запретить патентование с указанием причин запрета. Несколько раньше аналогичный порядок был установлен в отношении заключения лицензионных соглашений с иностранными контрагентами.

Принятые в 1991 г. Законы СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах» подтвердили право граждан и юридических лиц на патентование разработок в зарубежных странах и свободное заключение ими лицензионных соглашений с зарубежными пользователями. С целью оказания заявителям методической помощи в этом непростом деле Патентным ведомством СССР были разработаны Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах.

Украинское законодательство закрепляет такой же принцип. Патентование разработки в зарубежных странах, также как и продажа патента и выдача разрешений на использование объектом промышленной собственности (выдача лицензий) иностранным пользователям, относится по общему правилу к исключительной компетенции лиц, имеющих право на патент на разработку. Запрещение подобных действий может быть обусловлено лишь соображениями сохранения секретности в отношении разработок, относящихся к сфере обороны и государственной безопасности.

В соответствии со статьей 32 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и статьей 28 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», любое лицо имеет право на получение правовой охраны изобретения промышленного образца в иностранных государствах. До подачи заявки на получение охранительного документа на изобретение, промышленный образец в орган иностранного государства заявитель обязан подать заявку в украинское патентное Ведомство и сообщить о намерениях запатентовать изобретение, промышленный образец в иностранном государстве.

В случае отсутствия запрета в течение трех месяцев с даты поступления такого сообщения в Ведомство, заявка на получение патента на изобретение, промышленный образец может быть подана в орган иностранного государства.

Ведомство может в особых случаях позволить запатентовать изобретение, промышленный образец в иностранных государствах ранее указанного срока.

Основными нормативными документами, которые определяют порядок подачи уведомления в Ведомство о намерениях запатентовать изобретение или промышленный образец в иностранном государстве, является "Инструкция о рассмотрении заявки о намерениях патентования изобретения (полезной модели) в иностранных государствах" (зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 1 июня 1995 г. №164/700) и «Инструкция о рассмотрении заявки о намерениях патентования промышленного образца в иностранных государствах" (зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 1 июня 1995 г. №163/699)

Передача вопросов зарубежного патентования и коммерческой реализации разработок за границей в ведение самих разработчиков и иных правообладателей значительно расширяет сферу их исключительных прав. Однако необходимо еще и умение пользоваться предоставленной свободой.

Под патентованием понимается комплекс мер, направленных на получение правовой охраны на изобретение, промышленный образец, осуществляемых в соответствии с национальными законодательствами стран патентования или международными договорами. В комплекс мер входит:

 оценка объекта патентования;

 выбор стран патентования;

 выбор процедуры патентования;

 подготовка заявки на патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец) в зарубежных странах;

 подача заявки на патент в соответствующие иностранные патентные ведомства;

 оплата пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, а также услуг патентных поверенных;

 ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патент;

 получение патента;

 поддержание в силе заявок на патенты и патентов в соответствии с национальными законодательствами;

 ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами, а также и другие действия.

Реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами осуществляет патентообладатель.

Первый вопрос, который возникает у заявителя  это возможность получения патентной охраны на созданное изобретение. Для этого необходимо определить охраноспособность изобретения, т.е. ответить на следующие вопросы:

 можно ли составить формулу изобретения так, чтобы она обеспечила правовую защиту с достаточной широтой?

 можно ли, выполняя требования национальных законодательств о полноте раскрытия сущности изобретения, составить описание изобретения, не раскрывая полностью секретов, затрудняющих его несанкционированное копирование?

 возможен ли контроль за использованием изобретения?

Предлагаемое к патентованию техническое решение должно быть достаточно значительным в объекте коммерческой реализации. Если в таком объекте есть несколько технических решений, значимость которых недостаточно велика, то может быть целесообразным получить патент на каждый из них и обеспечить защиту такого объекта пакетом патентов.

Нет смысла патентовать за рубежом изобретение, если патент на него может быть легко обойден конкурентами.

Если на поставленные вопросы дан положительный ответ, т.е. техническое решение патентоспособно, патент может предоставить достаточно полную и широкую защиту, а также существует возможность проконтролировать использование изобретения, защищенное патентом (установить нарушение патента), и таким образом объект, в котором использовано техническое решение, является достаточно конкурентоспособным на рынках предполагаемой реализации, то нужно искать ответы на следующие вопросы:

 какая конкретная цель патентован™ (экспорт товара или продажа лицензии)?

 в каких странах патентовать изобретение?

 какую процедуру патентования выгодно использовать и чем нужно руководствоваться при выборе ?

 на какой вид объектов промышленной собственности целесообразно получить правовую охрану?

Отвечая на поставленные вопросы, необходимо учитывать, что патентная стратегия предприятия должна быть тесно увязана с его внешнеторговой деятельностью.

Вопервых, патентование разработки в иностранном государстве целесообразно использовать для охраны экспортной продукции.

Патентная охрана повышает шансы ее выхода на рынок промышленно развитых стран, расширить объемы продаж, занять на рынке устойчивое положение, а в случае недобросовестной конкуренции принять меры по ее пресечению. Надежная патентная охрана экспортной продукции, является не только гарантом ее новизны и высоких техникоэкономических показателей, но и сертификатом лояльности производителей аналогичной продукции, которые выступают в качестве конкурентов на одном и том же рынке. При решении вопроса о патентовании за рубежом необходимо учитывать, насколько экспорт перспективен, т.е. предполагается ли экспорт по разовым контрактам или экспорт в страну патентования стабилен. При разовых поставках товара не всегда целесообразно осуществлять патентование. При постоянном экспорте защищенная патентом продукция дает уверенность в том, что никакая конкурирующая продукция не появится на выбранном рынке. Кроме того прибыль полученная от реализации запатентованной продукции обычно выше чем от незащищенной охранными документами.

Во-вторых, большое значение имеет патентная охрана научно-технических разработок при планировании продажи лицензий на технологии, которые разработаны на основе таких разработок. В условиях недостаточного объема собственного производства, протекционистской политики правительств многих стран (высокие таможенные пошлины, валютные, торговые и другие защитные ограничения для ввоза товаров), а также, если экспорт товаров стал невозможен или затруднителен изза опасности внезапного ухудшения конъюнктуры и связанных с этим убытков, продажа иностранным фирмам лицензий как цель патентования становится альтернативной экспорту продукции.

Передача патентных прав осуществляется путем выдачи разрешения на использование изобретения (лицензии) на основе лицензионного договора.

Лицензиату важно, чтобы права на изобретение охранялись на той территории, на которой предоставлено право использовать изобретение. Стоимость правовой охраны объекта лицензий обычно входит в общую стоимость лицензии и специально оговаривается в лицензионном договоре.

При отборе изобретений для патентования с целью продажи лицензий необходимо учитывать степень готовности объекта техники к промышленному производству.

Втретьих, иногда предприятия планирует патентования изобретения с целью создания благоприятного климата для дальнейшего выхода на рынок.

Патентование, в этом случае, играет роль своеобразного зондажа рынка и рекламы нового товара. Такие мероприятия могут использоваться для психологического влияния на конкурентов.

Вчетвертых, вопросы патентования изобретения могут рассматриваться также при экспонировании продукции на международных выставках, ярмарках, поскольку целью экспонирования, в основном, является последующая реализация продукции за границей.

При общем и конкретном изучении рынков, перспективных для коммерческой реализации изобретения необходимо учитывать цикличность развития экономики стран, периоды кризисов, депрессии, оживления и подъема.

Во всех случаях экспортных поставок объектов техники в конкретную страну необходимо провести проверку этого объекта на патентную чистоту. Такая проверка необходима для того, чтобы быть уверенным, что при коммерческой реализации не будут нарушены патентные права третьих лиц и не возникнет необходимость выплачивать компенсацию за нарушение этих прав.

• Выбор стран патентования

Выбирая страны патентования, необходимо уделить достаточно внимания изучению состояния промышленности и направлению технического и промышленного развития. Изобретение целесообразно патентовать в той стране, где развита отрасль промышленности, к которой относится предлагаемый к патентованию объект, и где ведутся научные исследования или технические разработки в направлении близком к изобретению.

Основанием для выбора страны может служить и традиционный экспорт промышленной продукции, к которой относится рассматриваемое изобретение, особенно если экспорт обусловлен соглашениями на длительный срок.

Предложения со стороны зарубежных фирм о покупке лицензии на разработку или о поставке промышленных объектов могут быть основанием для патентования изобретений в этой стране и в тех странах, где находятся дочерние предприятия фирмы, а также в странах, куда предполагается экспорт продукции по лицензии, если условиями лицензионного договора предусматривается экспорт или продажа сублицензий.

В ряде случаев получение правовой охраны на объект промышленной собственности в той или иной стране зависит от национальных патентных законодательств. Само собой разумеется, что в стране, в которой нет патентной системы, защита объекта невозможна. При выборе вида правовой охраны необходимо учитывать, что во многих странах наряду с патентной защитой изобретений возможна охрана полезных моделей. В отличие от изобретений для признания технического решения полезной моделью допускается менее высокий уровень изобретательского творчества, а также менее строгие требования по новизне.

Поэтому при решении вопроса о защите объекта промышленной собственности нужно учитывать и возможность получения охранного документа на полезную модель.

Для достижения комплексной защиты экспорта или продукции по лицензии можно предусмотреть регистрацию товарного знака предприятия в предполагаемой стране коммерческой реализации. Таким образом, защищая объект коммерческой реализации несколькими видами охранных документов, достигается максимальный эффект в конкурентной борьбе за рынок.

• Выбор процедуры патентования

Следующий этап  это выбор соответствующей процедуры патентования. Процедура патентования выбирается в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объекта техники, сроков оформления и подачи заявки на патент, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах по охране промышленной собственности, наличия средств на патентование и других факторов.

Обычно национальные законодательства в области промышленной собственности регулируют только действия, подпадающие под юрисдикцию данной страны. Следовательно, патент на изобретение является действительным только в той стране, в которой государственное патентное ведомство выдало патент и не является действительным в других странах. Учитывая это, охрану изобретения необходимо получать в каждой отдельной стране.

Патентование изобретений за границей может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:

1. Испрашивание патентов на изобретение в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования (традиционная система патентования);

2. Подача международной заявки на изобретение в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации (РСТ);

3. Испрашивание патентной защиты в соответствии с требованиями региональных соглашений: Конвенции о выдаче европейских патентов (ЕПК), Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), Соглашения Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (ARIPO).